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嘉权视角丨结合检索和简述提供可用的英文版专利审查意见报告

作者:林伟峰 国际部

导读

目前普遍采用的简述模式,无法辅助申请人深入了解现有技术与本申请的区别,同时,也可能无法针对性地提供修改和陈述意见。本文将尝试采用一种新的手段,来辅助或替换现有的审查意见(Office Action,以下简称OA)简述模式。

在涉及进入中国的专利申请的专利实务中,专利代理人经常要将中文版的专利审查意见全文翻译为英文版,以供国外申请人参阅。有时候,专利申请人由于成本的考虑,并不委托专利代理所进行专利审查意见的全文翻译,而是仅提供简述和部分翻译,然而这样的处理结果并不能提供与全文翻译相同的参考效果。

在仅提供简述的情况下,专利代理人一般仅以提纲脉络的方式,简述每一条权利要求被驳回的理由,例如新颖性、创造性、不清楚、单一性、不可授权客体等。然而,很多时候无法细致描述该权利要求是如何被驳回的。

例如,代理人仅告知某项权利要求被对比文件1公开了,或被对比文件1和2的组合公开了,但并未能通过全文翻译告知申请人具体为对比文件1或2的哪一段或哪些内容公开了该权利要求的哪个特征。

再例如,对于不清楚的细节情况较复杂的情况下,为使申请人了解案情,专利代理人只能试图用自己的文字对审查意见原文进行提炼,如此花费的时间,并不比全文翻译要短;又或者,专利代理人至少需要列出被认为不清楚的所有特征的内容和位置,这也将耗费与翻译不相上下的时间,这与申请人希望节省成本的初衷是相违背的。

即使申请人发现中国审查意见中所检索出来的对比文件刚好与同族申请的对比文件一致,也并不代表可以完全照搬同族申请的修改方式和陈述意见。因为,中国审查员在对比文件中引用的具体内容,每个对比文件所公开的特征可能与同族申请并不相同。然而,每个国家的专利审查是独立进行的,同族的审查历史和中间文件仅用于参考。

因此,目前普遍采用的简述模式,无法辅助申请人深入了解现有技术与本申请的区别,同时,也可能无法针对性地提供修改和陈述意见。

本文将尝试采用一种新的手段,来辅助或替换现有的审查意见(Office Action,以下简称OA)简述模式。

近十年来,结合AI深度学习和大数据训练的机器翻译质量日趋提高,高质量的免费的机器翻译已应用到各行各业,知识产权行业也不例外。其中,在知识产权体系中,机器翻译最广泛的应用之一,就是提供具一定甚至相当可观参考意义的专利审查中间文件的外国语言版本,以使得往中国申请专利的外国申请人能及时了解本申请的进度和概要情况。

下文将以欧洲专利局采用的Global Dossier工具为例,通过若干步骤介绍如何结合检索现成的英文版审查意见和简述报告,来向国外申请人交付信息量充分的可用审查意见报告。

第一步:登录欧洲专利局官方主页:www.epo.org。

第二步:登录欧洲专利局后,将看到页面顶端的检索栏,如下图1所示。在检索栏中输入专利申请号/公开号(推荐用公开号),然后点击如图红框所示的“patents”

图1

第三步:若出现如下图2所示的检索结果列表,请找到“Global Dossier”并点击进入。

图2

第四步:在进入到“Global Dossier”页面后,请留意“Dossier provided courtesy of CNIPA”清单,如下图3所示。在此,可选择如红框所示的“First Office Action (TRANSLATED)”,即为机器翻译的第一次审查意见通知书。

图3

第五步:点击进入“First Office Action (TRANSLATED)”的独立页面后,将可看到由机器翻译的第一次审查意见通知书的扉页,前导简述和正文,如下图4所示,还可点击如图4中红框所示的按钮进行PDF格式的下载。尽管与人工翻译仍有一段距离,但该机器翻译的英文版本已具备相当的可读性和可用性。在申请人的翻译成本与参考价值之间,机器翻译的英文版本提供了很好的折中。

当然,若申请人并不希望由自己来学习或操作以获得这些机器翻译的中间文件。也可由专利代理机构在收取一定服务费用后提供,当然,与全文翻译相比,这将大大节省了费用

图4

第六步:进一步地,若专利代理人或申请人还想对该PDF格式的机器翻译中间文件进行编辑或校对,以形成更通顺准确的译文。可参考使用各种OCR软件工具来识别PDF中的文本,以进一步获得对应的word格式文件。

图5

第七步:结合额外的简述报告,可交付一份信息量充分的可用审查意见报告,简述如下图所示

图6

尽管本文提供了如机器翻译的第一次审查意见通知书等中间文件的获取方式,但仅用于特定条件下的使用,且并不能代替高质量高可用性的人工翻译。以及,更不希望读者利用这些机器翻译文本当作人工翻译文件来交付,这是对申请人不负责任的行为。希望读者们阅读本文后,不但能掌握本文所介绍的下载方法,还能举一反三,挖掘更多提高质量和效率的知识产权实务工具。

林伟峰

国际部经理

林伟峰先生加入嘉权后,一直专注并擅长于计算机软硬件、传感器、微电子、光电技术等领域的专利申请,主要负责涉外专利申请代理、撰写、翻译及审查意见答复等工作,并为客户提供咨询检索服务。

2017、2018均代表嘉权参加INTA(国际商标协会)年会相关活动。

2018年赴美国Vivacqua Law事务所参加长达三个月的专利实务培训,主要包括美国专利申请理论、美国专利申请实务、美国专利诉讼旁听课、美国专利商标局专项课程,囊括了专利申请文件撰写、权利要求书撰写、专利答辩策略等内容。尤其是考虑到中国专利进入美国市场的各种“水土不服”,专门学习“中国专利进入美国的适应性修改”课程。

后负责嘉权涉外代理人有关美国专利方面的培训工作,主要包括美国专利实务中的检索、撰写、翻译、答辩、侵权分析、维权讼诉等,同时还负责传授商务礼仪、口头交流、书面沟通等方面知识,进一步扩展涉外代理人在国内获得的基础知识和基础经验。

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