美国第六次修改专利法 申请人不能隐瞒关键技术点

　　本报记者 李立

　　原定2007年11月1日起实施的美国新专利法，因10月30日美国弗吉尼亚联邦法院下达的临时禁止令，被延期。

　　这是美国专利法的第六次修改。

　　修改前后有何异同？中国企业应注意什么？12月13日，从专利律师的实务操作角度，北京德恒律师事务所纽约分所律师王新生在由北京中关村知识产权促进局举办的讲座上，向与会者作了介绍。

　　加快程序：这是一个好消息也是坏消息

　　美国新专利法规定，只要有特别需要，任何专利都可以申请加快程序。王新生律师笑称：“这是一个好消息也是一个坏消息。”

　　“普通专利申请要1至2年甚至更长时间拿到专利，申请加快程序可以在12月之内拿到，另外，还能享受与专利审查员面对面讨论沟通的特权，这些都是好消息。”王新生说。

　　可还有麻烦呢。加快程序要求所有申请都是电子申请，要求提供相关文件的查询及披露，要求解释为什么专利应当被批准、为什么专利权利要求书要这样写、为什么要起这样一个专利标题名等等。这对申请人来说，费用、精力、工作量都增加了。

　　“母专利”不能再没完没了地生“子孙专利”

　　一件美国专利由几大块组成：标题、相关专利、摘要、详细说明、图示和权利要求书。

　　王新生说，其中最重要的是详细说明和权利要求书，好比盖房子的地基，一定要写好。然后，你想往上盖几层随便，盖一层就可以申请一个相关专利，并可享受相关的优先权。

　　就相关专利，一定具有共同发明人、专利内容相似等特点。王新生说，这是一种把简单问题复杂化的技巧，即由一个最基础的专利，不断成长出拥有众多专利的专利家族，大家你中有我，我中有你，很难分拆，造成模糊，起到延长专利垄断时间的目的。

　　“针对相关专利，美国新专利作出调整，不再允许家族专利没完没了地申请，只能给予一两次机会。这对美国专利会造成影响。”

　　撰写权利要求书要非常动脑筋

　　权利要求书是专利的灵魂。王新生说，美国专利的权利要求书，通常是先写一个独立申请，然后再一层一层地写上从属申请。现行的美国专利法规定，一个专利可以有3个独立申请、20个从属申请；但新的美国专利法把3增加成5，把20增加成25。

　　表面看，一个专利可以装进更多的权利要求，但美国商标专利局在审查时，会要求披露相关专利，看看是否专利的内容大致相同、是否申请人是在利用新的申请以延长已有专利的保护。一旦专利审查员有这方面的质疑，他就会进行“有罪推定”，要求申请人举证，证明新的专利申请不会造成重复授权。

　　王新生说，申请人如果还要承担举证责任，事实上是更麻烦了。撰写权利要求书一定要非常动脑筋。

　　如实披露已知相关文献至关重要

　　如实披露已知的相关文献，王新生认为太重要了。

　　这方面有一个著名的案例。美国一家公司生产带条形码的医疗设备，这种设备能够帮助病人不会吃错药。就这一个技术，公司向美国商标专利局分别申请了A、B两个专利，A申请没有获得授权。由于是不同的专利审查员，公司在B申请的审查过程中，没有如实向审查员说明A申请的失败，审查员也恰好没有发现什么问题，因此，B申请获得授权。

　　随后，这家公司拿B专利起诉竞争对手侵权。但被告指出原告隐瞒了向美国商标专利局说明A申请失败的事实，结果，仅凭此一条，法院判决原告败诉。

　　中国企业应该注意的问题

　　此次美国专利法修改，草案中最重要的一项，实际上是引入了抢注机制，从“发明在先原则”更改为“专利申请在先原则”，即同一发明创造，先申请人优先于后申请人获得专利权，这与中国专利法的原则一致，但没有获得通过。

　　那么，按照只有真正发明人能够申请美国专利的原则，王新生说：“中国企业一定要注意这一点，不能把研究组领导、实验室助手都算为发明人，只有真正想出创新主意的人和真正掌控实验的人，才能是专利申请人。如果不能如实披露谁是真正的发明人，竞争对手仅凭此一条，就可以把专利否了。”

　　还有，王新生说，申请美国专利时，一定要满足“通过阅读专利，本行业人可以重复出专利权利要求书中的产品”的要求。国内申请人往往希望即把一项创新申请美国专利，但同时，又想把其中的最佳技术点含糊地隐蔽下来，这是不行的。

　　总之，要申请美国专利，一定要与律师进行最充分的交流沟通，说明一切相关情况。